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LG München I: Klinische Studien eines Wirkstoffs sind kein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung einer Marke

veröffentlicht am 16. Februar 2016

LG München I, Urteil vom 22.12.2015, Az. 33 O 18890/14
§ 26 Abs. 1 MarkenG, § 49 Abs. 1 MarkenG, § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; § 22 AMG; § 242 BGB; Art. 10 Abs. 1 RL 2008/95/EG

Die Entscheidung der 33. Zivilkammer des LG München I haben wir hier für Sie zusammengefasst und im Volltext nachstehend wiedergegeben:

Landgericht München I

Urteil

I.
Die Beklagte wird verurteilt, vor dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung ihrer deutschen Wortmarke Nr. … „B…“ einzuwilligen.

II.
Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

III.
Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin begehrt von der Beklagten im Wege der Verfallsklage die Einwilligung in die Löschung der deutschen Wortmarke Nr. … „B…“.

Die Beklagte ist Inhaberin der am 15.04.2003 durch die Firma … angemeldeten und am 02.09.2003 für „pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. … „B…“ (vgl. Registerauszug, Anlage K 1). Die Marke ist Gegenstand mehrerer Übertragungen gewesen und wurde zunächst von der Firma … auf die … und schließlich auf die Beklagte übertragen (vgl. Kaufvertrag, Anlage B 1). Aus dieser Marke und aus der Gemeinschaftsmarke Nr. … „B…“ hat die Beklagte gegen eine Wortmarkenanmeldung der Klägerin beim HABM betreffend das Zeichen „H …“ für „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere“ Widerspruch eingelegt. Die Klägerin hat neben der Einrede der Nichtbenutzung im Widerspruchsverfahren gegen die Gemeinschaftsmarke Nr. … beim HABM einen Löschungsantrag wegen Verfalls gestellt, dem sich die Beklagte widersetzt hat (vgl. Korrespondenz, Anlagenkonvolut K 2 und Anlage K 3). Mit Entscheidung vom 26.09.2014 hat die Löschungsabteilung des HABM dem Antrag auf Erklärung des Verfalls stattgegeben (vgl. Entscheidung, Anlage K 4). Hiergegen hat die Beklagte Beschwerde erhoben (vgl. Empfangsbescheinigung, Anlage B 11). Mit Schreiben vom 21.08.2014 ließ die Klägerin die Beklagte u. a. auffordern, in die Löschung der streitgegenständlichen deutschen Marke einzuwilligen (vgl. Abmahnung, Anlage K 6). Die Beklagte ließ die Abmahnung mit Schreiben vom 28.08.2014 als unbegründet zurückweisen (vgl. Schreiben, Anlage K 7).

Am 25.11.2003 stellte die ursprüngliche Anmelderin der streitgegenständlichen Marke „B…“ die … beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (im Folgenden: BfArM) einen Antrag auf Genehmigung der Durchführung einer klinischen Prüfung für die Zulassung eines. Arzneimittels („Boswellia serrata Extract PS0201Bo“) unter der Bezeichnung „B…“ zur Remissionserhaltung bei Morbus Crohn – Patienten und beantragte am 10.07.2006 die Fortführung dieser Studie (vgl. Schreiben BfArM, Anlage B 2). Nach Übernahme der Studienfinanzierung im Juni 2008 zeigte die … noch vor September 2008 Interesse an dem von der … entwickelten Produkt „B…“ mit der Indikation Multiple Sklerose und wurde ein Prüfprotokoll („… – Protokoll“) erstellt, bis schließlich die … am 12.09.2008 von der … die Produktentwicklung und die Marke „B…“ übernahm (vgl. Publikation, Anlage B 3). Im Oktober 2008 wurde die Entscheidung zur Durchführung einer ungeplanten Zwischenanalyse getroffen, welche ergab, dass es nicht sinnvoll sei, die Studie unter den gegebenen Bedingungen weiterzuverfolgen (vgl. Publikation, Anlage B 3; Zwischenauswertung, Anlage B 4). Im Jahre 2009 bekundete die Beklagte Interesse an der Übernahme des Produkts, der Daten und der Marke „B…“ in Kooperation mit der …, ein entsprechender Vertrag wurde am 14.04.2010 wirksam (vgl. HR-Auszug, Anlage B 5). Nach einem Treffen in Hamburg am 07.06.2010 zur Vorbereitung der Studie zu „B…“ mit der Indikation Multiple Sklerose wurde am 05./10.12.2010 ein „Service Agreement“ zwischen der Beklagten und der … abgeschlossen (vgl. Vertrag, Anlage B 6), und stellte das Universitätsklinikum … am 24.10.2010 in Abstimmung mit der … und der Beklagten einen Antrag beim BfArM bezüglich der Genehmigung einer klinischen Prüfung von „Boswellia serrata Extract PS0201Bo, 400 mg, Weichkapsel“ zur Behandlung von Multipler Sklerose (vgl. Schreiben BfArM, Anlage A 5 zur Anlage K 2). Nach Erhebung von Beanstandungen durch das BfArM mit Schreiben vom 17.12.2010 wurde am 24.03.2011 die Genehmigung für die … – Studie durch das BfArM erteilt (vgl. Schreiben BfArM, Anlage A 6 zur Anlage K 2), woraufhin am 14.-26.07.2011 zwischen der … und dem Universitätsklinikum … eine Vereinbarung über die Bereitstellung von klinischen Prüfmustern für die „…“ – Studie getroffen wurde (vgl. Vertrag, Anlage B7), welche zur Auslieferung von 275.258 Kapseln zwischen August und Dezember 2011 führte (vgl. Rechnung, Anlage B 8). Im September 2011 begann dann die „…“ – Studie zur Indikation Multiple Sklerose und wurden dann noch 2013 weiter 104.400 Weichgelantinekapseln an das Universitätsklinikum … ausgeliefert (vgl. Rechnung, Anlage B 9). Am 11./19.11.2013 wurde schließlich eine Vereinbarung zwischen dem Universitätsklinikum … und der … betreffend die Unterstützung einer weiteren klinischen Studie, weiche die Weiterführung/Ergänzung der „…“-Studie betrifft, geschlossen (vgl. Vertrag, Anlage B 10). Nach der unwidersprochen gebliebenen Darstellung der Beklagten habe sich die Rekrutierung von Studienteilnehmern als besonders langwierig gestaltet, und habe diese für den Entwicklungsauftrag sehr umfangreiche Geldmittel aufgewendet.

Die Klägerin ist der Auffassung, die Klage sei begründet, da ein Verfallsgrund‘ nach § 49 Abs. 1 MarkenG vorliege. Die streitgegenständliche Marke sei, obwohl sie bereits seit dem 02.09.2003 als solche eingetragen sei, noch nie – und damit über mehr als fünf Jahre hinweg – benutzt worden. Eine Benutzung der angegriffenen Marke für „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ sei nicht erkennbar (vgl. Google-Recherche, Anlage K 5); vielmehr mache der Vortrag der Beklagten im Löschungsverfahren vor dem HABM deutlich, dass diese entsprechende Produkte nicht in den Verkehr bringe. Eine Benutzung für „pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ und damit im Ergebnis für Arzneimittel sei ebenfalls nicht erfolgt. Interne Vorbereitungshandlungen wie Verträge zwischen Instituten und Krankenhäusern stellten keine tatsächliche Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG dar. Wie die Beklagte selbst bestätige, werde ihr Produkt nur an das Universitätsklinikum … zu Forschungszwecken geliefert. Damit sei bereits durch diesen Vortrag der Beklagten unstreitig gestellt, dass diese Handlung keine Markenverwendung darstelle, um einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Schon aus diesem Grunde sei im vorliegenden Fall eine rechtserhaltende Benutzung nicht erfolgt.

Es lägen auch keine berechtigten Gründe für eine Nichtbenutzung vor. Nach der Rechtsprechung des EuGH (EuGH, Urteil vom 15.07.2007, Az.: C-246/05 -Armin Häupl gegen Lidl Stiftung & Co. KG) sollten Hindernisse, die einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufwiesen und ihre Benutzung unzumutbar machten und vom Willen des Markeninhabers unabhängig seien, „berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung“ einer Marke darstellen. Unterstelle man, dass die von der Beklagten behaupteten klinischen Studien von dieser zumindest mit veranlasst worden seien, fehle es dennoch an dem erforderlichen Zusammenhang mit der Marke, denn Gegenstand des Antrags auf Genehmigung einer klinischen Prüfung im Sinne von § 42 Abs. 2 AMG sei ausschließlich der Wirkstoff „Boswellia serrata Extrakt PS0201Bo“ und nicht ein Präparat mit dem (Marken-)Namen … Es sei den Antragsverfahren zur Stellung von klinischen Studien nicht eigen, dass Genehmigungen von klinischen Studien in Bezug auf Markennamen von potentiellen Arzneimitteln erteilt würden. Vielmehr erfolgten entsprechende Verfahren ausschließlich in Bezug auf die zu prüfenden Wirkstoffe. Hierin bestehe ein grundlegender Unterschied zum arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren. Unstreitig sei gemäß Art. 8 Abs. 3 lit. b) der Richtlinie 2001/83/EG dem Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Arzneimittels unter anderem der Name des Arzneimittels beizufügen Das bedeute, dass erst mit Antragstellung auf Genehmigung des Inverkehrbringens eines Arzneimittels davon ausgegangen werden könne, dass ein „unmittelbarer Zusammenhang“ zwischen der Unmöglichkeit des Inverkehrbringens und der eingetragenen Marke bestehe. An diesem unmittelbaren Zusammenhang fehle es, solange kein Antrag auf Genehmigung des Inverkehrbringens eines Arzneimittels gestellt worden sei. Ließe man bereits die im Vorfeld des Antrags auf Genehmigung des Inverkehrbringens eines Arzneimittels liegenden klinischen Studien für die Hemmung der Benutzungsschonfrist als hinreichend genügen, wäre es damit rechtlich möglich, eine unüberschaubare Vielzahl von Sperrzeichen dadurch auch ohne rechtserhaltende Benutzung über die fünfjährige Benutzungsschonfrist hinaus schützen zu lassen, da jeweils behauptet werden könnte, dass laufende klinische Studien ein Präparat beträfen, das unter den jeweiligen Zeichen in den Verkehr gebracht werden solle. Der EuGH habe in der vorzitierten Entscheidung jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die berechtigten Gründe der Nichtbenutzung nicht weit auszulegen seien, da ansonsten der Zweck des Benutzungszwangs gefährdet wäre. Das BPatG habe mehrfach festgestellt, dass für den Nachweis eines berechtigten Grundes für die Nichtbenutzung einer Marke für wie im vorliegenden Fall Arzneimittel regelmäßig „zumindest der Zulassungsantrag und die Bescheide bzw. Zwischenbescheide des BfArM einzureichen“ seien. Auch der BGH habe entschieden, dass „die Durchführung eines vorgeschriebenen Zulassungsverfahrens für ein mit der Marke zu bezeichnendes Arzneimittel“ grundsätzlich ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung sein könne. Ein solcher Zulassungsantrag gemäß § 22 AMG sei jedoch bislang unstreitig noch nicht gestellt worden. Da die Benutzungsschonfrist bereits abgelaufen sei und die Unmöglichkeit der Benutzung diese nur hemmen würde, stünde ein nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist gestellter Antrag dem Antrag auf Löschung wegen Nichtbenutzung auch nicht entgegen. Nach allgemeiner Ansicht stelle das arzneimittelrechtliche Zulassungsverfahren keine Benutzungshandlung dar. Auch der Verweis der Markeninhaberin auf angebliche Verzögerungen der klinischen Studien führe nicht zu einem anderen Ergebnis, denn Verzögerungen bei der Entwicklung eines Medikaments würden als berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung ausscheiden, weil diese Umstände allein in der Sphäre der Markeninhaberin zu verorten seien. Im vorliegenden Fall könne sich die Beklagte schon deshalb nicht auf die gerechtfertigte Nichtbenutzung berufen, da der Markeninhaber verpflichtet sei, das behördliche Zulassungsverfahren nicht unnötig zu verschleppen und verpflichtet sei, das Verfahren ordnungsgemäß zu betreiben, insbesondere erforderliche Unterlagen zeitgerecht einzureichen. Aus den von der Beklagten selbst vorgelegten Anlagen ergebe sich jedoch, dass die Unterlagen für den Antrag auf Genehmigung einer klinischen Studie beim BfArM am 26.11.2003 und am 12.07.2006 eingegangen seien, so dass dort schon die Beklagte einen Zeitraum von über drei Jahren verstreichen habe lassen, um die Unterlagen vollständig einzureichen. Die Vereinbarung über die Bereitstellung von klinischen Prüfmustern sei erst im Jahre 2011 geschlossen worden, also weitere fünf Jahre später. Die Vereinbarung zur Unterstützung einer klinischen Studie sei weitere zwei Jahre später, und damit erst im Jahre 2013, geschlossen worden. Nach der Rechtsprechung und Literatur habe damit der Markeninhaber durch eigene Handlungen das Verfahren verschleppt, wobei nochmals darauf hingewiesen werde, dass es hierbei nur um das Verfahren zur Durchführung einer klinischen Studie gehe und nicht um das Zulassungsverfahren, auf das es eigentlich ankomme. Die klinische Studie könne aber auch aus anderen Gründen nicht als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung angesehen werden. Denn die klinische Studie stelle nur eine von vielen Detail-Punkten des gesamten Antrages auf Erlass einer arzneimittelrechtlichen Zulassung dar. Außerdem sei der Ausgang der Studie ungewiss. Er könne dazu führen, dass eine zweite Studie durchgeführt werden müsse oder das Ergebnis keine signifikanten Resultate erziele und daher unberechtigterweise über einen längeren Zeitraum ähnliche Markenanmeldungen verhindert würden.

In der mündlichen Verhandlung hat der Klägervertreter den ursprünglich als Klageantrag Ziffer II. geltend gemachten Antrag auf Erstattung der Abmahnkosten zurückgenommen (Bl. 66 d. A.).

Die Klägerin beantragt daher zuletzt:
Die Beklagte wird verurteilt, vor dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung ihrer deutschen Marke … einzuwilligen.

Die Beklagte beantragt:
Klageabweisung.

Die Beklagte meint, es liege eine rechtserhaltende Benutzung der streitgegenständlichen Marke vor, denn sie habe die Marke nicht nur gegenüber den Arzneimittel-Zulassungsbehörden verwendet, sondern die Marke sei auch im Zusammenhang mit der Erstellung von für die arzneimittelrechtliche Zulassung erforderlichen Studien zur Kennzeichnung benutzt worden, und zwar im Zuge von Auslieferungen mit einem Gesamtumfang von mehreren hunderttausend ausdrücklich als „B…“ bezeichneten und gekennzeichneten Einheiten. Die Beklagte weist darauf hin, dass bei der Frage, ob Benutzungshandlungen insgesamt hinreichend seien, nach der Rechtsprechung des EuGH stets eine Einzelfallbeurteilung angezeigt sei. Auch eine mengenmäßig geringfügige Benutzung und die Benutzung nur durch Verkauf an einen einzigen Kunden könnten im Einzelfall ausreichen, wenn sie geschäftlich gerechtfertigt seien. Auf Basis dieser Grundsätze müsse konkret die Belieferung des Universitätsklinikums … als einzigem Abnehmer mit einer Menge von immerhin rund 400 000 Kapseln ausreichend für die Bejahung einer ernsthaften Benutzung sein. Das gelte vor allem vor dem Hintergrund der besonderen Interessenlage der pharmazeutischen Industrie angesichts viele Jahre währender Entwicklungsvorhaben, für welche der Verweis auf eine fünf Jahre andauernde Benutzungsschonfrist und auf die Möglichkeit, rechtfertigende Gründe für die Nichtbenutzung vortragen zu können, als nicht ausreichend erschienen. Sie habe dargelegt, dass sie sich über viele Jahre hinweg intensiv in der im konkreten Fall äußerst aufwendigen und langjährigen Vorbereitung einer breiten Vermarktung befunden habe und die Marke innerhalb der arzneimittelrechtlich möglichen und zulässigen – und damit zugleich auch im Bereich des für den konkreten Wirtschaftszweig Üblichen – benutzt habe. Es entspreche deshalb dem Sinn und Zweck der Regelung des § 26 Abs. 1 letzter Teilsatz MarkenG und der zugrundeliegenden Vorschrift des Art. 10 Abs. 1 letzter Teilsatz der Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG, die Anforderungen an eine ernsthafte Benutzung in Fallkonstellationen wie der hier vorliegenden nicht zu überspannen und konkret eine rechtserhaltende Benutzung zu bejahen.

Jedenfalls aber lägen berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung im Sinne von § 26 Abs. 1. letzter Teilsatz MarkenG vor. Zunächst sei klarzustellen, dass das Vorliegen eines bei der Zulassungsbehörde eingereichten Zulassungsantrags nach heutiger Rechtslage für sich genommen kein taugliches Kriterium dafür sein könne, ob ein berechtigter Grund für eine Nichtbenutzung vorliege. Unstreitig bestimme Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/83/EG, umgesetzt durch § 22 AMG, die jedem Zulassungsantrag zwingend beizufügenden Angaben und Unterlagen, wozu auch der Name des Arzneimittels und die Ergebnisse klinischer Versuche gehöre; der um die Zulassung für ein Humanarzneimittel mit der Indikation Multiple Sklerose nachsuchende Unternehmer müsse also vor Stellung des Zulassungsantrags klinische Studien durchgeführt haben, was wiederum erfordere, dass er diese vorab im Rahmen eines Verfahrens nach § 40 Abs. 1 AMG genehmigt bekomme (vgl. Unterrichtung, Anlage B 17; Zusammenfassung, Anlage B 18; Antragsformular, Anlage B 19). Seit dem Jahre 2003 seien die jeweiligen Inhaber der streitgegenständlichen Marke ohne Unterbrechung durchgehend und ohne jede Verzögerung mit der Vorbereitung, der Beantragung und – nach jeweiliger Genehmigung – der Durchführung klinischer Studien zur Vorlage im arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren befasst. In Bezug auf das „Boswellia serrata“ – Projekt mit der Indikation Multiple Sklerose werde unter der Marke „B…“ daran kontinuierlich seit mindestens Frühjahr 2010 gearbeitet. Berücksichtige man zudem, dass der Entwickler eines zulassungspflichtigen Arzneimittels eine Marke schon deshalb vorhalten müsse, weil er sie zum Bestandteil seines Zulassungsantrags machen müsse, widerspräche es dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelungen über den Benutzungszwang, im vorliegenden Fall das Bestehen eines berechtigten Grundes für die Nichtbenutzung zu verneinen.

Im Übrigen stelle sich das Verhalten der Klägerin als rechtsmissbräuchlich dar, so dass die Klage jedenfalls aus diesem Grunde keinen Erfolg haben könne. Die Marke „BMHB“ sei der Klägerin seit mehr als einem Jahrzehnt bestens vertraut (vgl. Registerauszüge, Anlagenkonvolut B 12; Entscheidungen HABM, Anlagenkonvolut B 13). Es zeige sich nun immer deutlicher, dass es dieser nur darum gehe, in Kenntnis der auf eine arzneimittelrechtliche Zulassung hinwirkenden Benutzungshandlungen der Beklagten sich deren Marke B … (in Alleinstellung) anzueignen (vgl. Registerauszug, Anlage BG 14). Hinter diesen Maßnahmen stecke freilich nicht nur der Wille zur Aneignung, sondern auch der klare Wille, einen Wettbewerber gezielt zu behindern (vgl. Urteile, Anlagenkonvolut B 15). Es sei zwar im Grundsatz anerkannt, dass die Ausgestaltung des Löschungsverfahrens als Popularverfahren, lediglich gewährleisten solle, dass eine Einzelperson das Allgemeininteresse an einer Markenlöschung durchsetze; es komme für die Antragstellung nicht darauf an, ob der Antragsteller tatsächlich ein feststellbares, individuelles Interesse an der Löschung habe, oder ob ein öffentliches Interesse nachweisbar sei. Gleichwohl schließe die Ausgestaltung als Popularverfahren es nicht aus, dass der Antragsbefugnis im Einzelfall der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegenstehen könne. Rechtsmissbräuchlich . könne insbesondere die Verfolgung verfahrensfremder Ziele sein, wenn auch im Übrigen kein schutzwürdiges Interesse an der begehrten gerichtlichen Entscheidung bestehe. Außerdem habe die Klägerin unstreitig unmittelbar nachdem das Hanseatische Oberlandesgericht am 07.06.2012 die gegen diese gerichteten Markenlöschungsansprüche wegen Bösgläubigkeit zweitinstanzlich und unter Nichtzulassung der Revision ausgeurteilt habe, die in jenem Verfahren streitgegenständlich gewesenen Marken einfach noch mal angemeldet (vgl. Registerauszüge, Anlagenkonvolut B 16). Es sei unerträglich, dass die Klägerin einerseits das just durch obergerichtliche Entscheidung bereinigte Register erneut mit ihren Marken fülle, sich andererseits aber mit ihren Ausführungen zur Speerspitze im Kampf um die Befreiung überfüllter Register mache.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die wechselseitigen Schriftsätze samt Anlagen und die Sitzungsniederschrift vom 01.12.2015 (Bl. 64/67 d. A.) Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

A.
Die Klage ist zulässig, insbesondere kann die Löschungsklage wegen Verfalls von jedermann erhoben werden, es handelt sich um einen Fall der Popularklage. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Löschung wegen Verfalls stets auch dem Allgemeininteresse an der Registerbereinigung dient. Der Kläger braucht daher keinerlei eigenes Interesse an der Löschung nachzuweisen (vgl. dazu Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 55 Rdnr. 5), ein solches ist allerdings auch nicht schädlich. Insbesondere ist es nicht rechtsmissbräuchlich, wenn der Löschungskläger beabsichtigt, das löschungsreife Zeichen selbst zu benutzen, denn der Eintritt des Verfalls zeigt gerade, dass der bisherige Markeninhaber über einen erheblichen Zeitraum von immerhin mindestens fünf Jahren kein hinreichendes eigenes Interesse an einer Zeichennutzung hatte. Im Übrigen schließt das der Popularklage zugrundeliegende Interesse der Allgemeinheit an der Löschung nach ständiger Rechtsprechung alle Einwendungen und Einreden aus der Person des Klägers und seines Verhaltens aus (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 55 Rdnr. 13 m. w. N.), so dass die Beklagte auch nicht damit gehört werden kann, die Klägerin verhalte sich in anderen Konstellationen selbst nicht rechtskonform.

B.
Die Klage ist begründet.

Die Klägerin kann von der Beklagten die Einwilligung in die Löschung ihrer deutschen Wortmarke Nr. MHBHB „VHH“ aus §§ 26, 49 Abs. 1, 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG wegen Verfalls verlangen, weil die angegriffene Marke in den letzten fünf Jahren für die eingetragenen Waren nicht rechtserhaltend benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG tritt Löschungsreife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG setzt voraus, dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist. Die Benutzung der für Waren oder Dienstleistungen eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn die Verwendung der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Hierzu ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2009, 60 – LOTTOCARD). Emsthaft ist die Benutzung einer Marke mithin dann, wenn sie verwendet wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und zu sichern. Ausgeschlossen sind die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke. Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig ausreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 925 – VOODOO m. w. N.).

II.
Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage trifft die Klägerin. Den Beklagten einer Löschungsklage kann aber nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB eine prozessuale Erklärungspflicht treffen (vgl. BGH GRUR 2009, 60 – LOTTOCARD). Dies ist hier der Fall, da nur die Beklagte genauere Kenntnis von den Umständen der Benutzung der Marke hat und nicht ersichtlich ist, dass die Klägerin weitergehende Möglichkeiten hätte, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären.

III.
Der prozessualen Beweislastverteilung entsprechend hat sich die Klägerin richtigerweise bereits in der Klageschrift mit den ihr aus dem eine gleichlautende Gemeinschaftsmarke betreffenden Löschungsverfahren vor dem HABM bekannten Benutzungsbehauptungen der Beklagten auseinandergesetzt. Zur Erfüllung ihrer sekundären Darlegungslast hat die Beklagte diesen Vortrag weiter substantiiert und verschiedene Unterlagen vorgelegt, aus denen sich aus ihrer Sicht eine rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Wortmarke „B0HBBV ergeben soll. Hierzu ist allerdings festzustellen, dass die von der Beklagten behaupteten Benutzungshandlungen und die in diesem Zusammenhang vorgelegten Benutzungsnachweise nicht geeignet sind, eine rechtserhaltende Benutzung der streitgegenständlichen Wortmarke zu belegen:

1.
Eine Benutzung bzw. auch nur die Absicht einer solchen hat die Beklagte für die Waren „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ soweit ersichtlich weder vor dem HABM noch im vorliegenden Verfahren behauptet, so dass die angegriffene Wortmarke insoweit in jedem Fall löschungsreif ist.

2.
Die streitgegenständliche Marke ist aber auch hinsichtlich der weiteren Waren „pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ nicht rechtserhaltend benutzt worden, denn die von der Beklagten in Vorbereitung eines arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahrens getroffenen Maßnahmen stellen keine Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG dar:

Zwar ist es zutreffend, dass die Beklagte bzw. deren Rechtsvorgänger bei ihren Bemühungen um die Genehmigung der Durchführung einer klinischen Studie und der anschließenden Durchführung dieser Studie bereits die Bezeichnung „B…“ verwendet haben (so z. B. Schreiben BfArM, Anlage B 2; Publikation, Anlage B 3; Vereinbarungen, Anlagen B 7 und B 10; Rechnungen, Anlagen B 8 und B 9; Datenbankauszug, Anlage A 8 zur Anlage K 2). Unter ernsthafter Benutzung ist allerdings eine Benutzung zu verstehen, die nicht symbolisch allein zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt, sondern es muss sich um eine Benutzung handeln, die der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Demnach setzt eine ernsthafte Benutzung der Marke voraus, dass diese auf dem Markt der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens. Der Schutz der Marke und die Wirkungen, die aufgrund ihrer Eintragung Dritten entgegengehalten werden können, können nicht fortdauern, wenn die Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck verliert, der darin besteht, dass für Waren oder Dienstleistungen, die mit dem die Marke bildenden Zeichen versehen sind, gegenüber Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert wird. Die Benutzung der Marke muss sich daher auf Waren und Dienstleistungen beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 – Ansul/Ajax).

Nach allgemeiner Auffassung kann deshalb die Benutzung in einem arzneimittelrechtlichen Registrierungsverfahren ebenso wenig wie bei der vorgeschalteten klinischen Erprobung – anders als noch zum WZG – als relevante Benutzungshandlung bewertet werden, denn es handelt sich dabei um Verwendungshandlungen außerhalb des Wettbewerbs, bei denen die Marke nicht im nach außen gerichteten Geschäftsverkehr in Erscheinung tritt (vgl. Ströbele/Hacker/Sfrööe/e, MarkenG, 11. Auflage, § 26 Rdnr. 30; BGH GRUR 2000, 890 – IMMUNINE/IMUKIN). In diesem Stadium findet nämlich noch keine Benutzung auf dem relevanten Markt zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft, geschweige denn eine solche zur Erschließung oder Sicherung eines Absatzmarktes statt. Die Abgabe von ca. 400.000 Weichgelantinekapseln unter der Bezeichnung „BflHW1 an das Universitätsklinikum IBMBIMMB als einzigem Abnehmer und Auftragnehmer der Beklagten zur Durchführung einer klinischen Studie ist ebenso wenig Benutzungshandlung auf dem Markt wie die Zeichenverwendung gegenüber der Genehmigungsbehörde BfArM oder dem Kooperationspartner.

Über die bloße klinische Erprobung hinausgehende Marketinganstrengungen der Beklagten oder ihrer Rechtsvorgänger im Vorfeld eines etwaigen späteren Vertriebs an Endabnehmer wurden bislang offenbar nicht unternommen.

IV.
Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG, mithin Gründe, die die Beklagte vom Benutzungszwang entbinden würden, sind nicht ersichtlich:

1.
Der Begriff der berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung muss im Hinblick auf den Zweck des Benutzungszwangs ausgelegt werden. Der Benutzungszwang findet seine Rechtfertigung einmal in dem Zweck der Marke, der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen nach ihrer Herkunft zu dienen und zum anderen in dem Interesse der Allgemeinheit daran, die Zeichenrolle von unbenutzten Zeichen freizumachen, um andere Gewerbetreibende in die Lage zu versetzen, diese oder ähnliche Zeichen selbst zu benutzen oder für sich eintragen zu lassen. Dementsprechend können als berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung nur Umstände anerkannt werden, die dem Einfluss des Markeninhabers nicht zugänglich sind, wie insbesondere Tatbestände höherer Gewalt, aber auch die Unmöglichkeit, mit der Marke gekennzeichnete Waren vor Abschluss eines vorgeschriebenen behördlichen Zulassungsverfahrens in den Verkehr zu bringen (vgl. BGH GRUR 2000; 890 – IMMUNINE/IMUKIN). Allein Hindernisse, die einen ausreichend unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen, ihre Benutzung unmöglich oder unzumutbar machen und vom Willen des Markeninhabers unabhängig sind, können als „berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung“ angesehen werden. Es ist jeweils im konkreten Fall zu prüfen, ob eine Änderung der Unternehmensstrategie zur Umgehung des jeweiligen Hindernisses die Benutzung der Marke unzumutbar macht (vgl. EuGH GRUR Int. 2007, 836 – Armin Häupl/Lidl [Le Chef DE CUiSINE]). Die berechtigten Gründe dürfen nicht weit ausgelegt werden, um den Zweck des Benutzungszwangs nicht zu gefährden (vgl. Ströbele/Hacker/Sfrööe/e, MarkenG, 11. Auflage, § 26 Rdnr. 102).

2.
Hauptanwendungsfall ist die Unmöglichkeit rechtserhaltender Benutzung von Marken für zulassungspflichtige Produkte, insbesondere Arzneimittel, vor Abschluss des Zulassungsverfahrens. Ein noch nicht abgeschlossenes Produktzulassungsverfahren kann als berechtigter Grund im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG anerkannt werden, solange das Zulassungsverfahren ernsthaft betrieben wird und nicht etwa nur der Markenerhaltung wegen inszeniert wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 26 Rdnr. 250). Soweit sich der Markeninhaber auf ein anhängiges vorgeschriebenes Zulassungsverfahren für die einschlägigen Waren beruft, hat er zumindest den Zulassungsantrag sowie die nachfolgenden Bescheide der Zulassungsstelle vorzulegen, die Beginn und Verlauf dieses Verfahrens belegen. Ebenso wie bei der echten Benutzung dient auch bei der gerechtfertigten Nichtbenutzung die Benutzungsschonfrist zur Vorbereitung und Vornahme des Zulassungsantrags, der aber – gleichermaßen wie Benutzungshandlungen – innerhalb der maßgeblichen Benutzungszeiträume vorzunehmen ist. Hierbei ist die Ausschöpfung dieser Zeiträume nur in angemessener Weise zulässig; d. h. ohne besondere Gründe darf die Antragstellung nicht bis unmittelbar vor Ablauf der maßgeblichen Benutzungszeiträume hinausgezögert werden. Der Markeninhaber darf ein laufendes Zulassungsverfahren nicht unnötig verschleppen. Vielmehr hat er ein solches Verfahren ordnungsgemäß zu betreiben, insbesondere die erforderlichen Unterlagen zeitgerecht einzureichen (vgl. Ströbele/Hacker/Sfröbe/e, MarkenG, 11. Auflage, § 26 Rdnr. 115 und 116).

3.
Unter Zugrundelegung der vorstehenden Erwägungen stellen die von der Beklagten ins Feld geführten Gründe für die Nichtbenutzung keine „berechtigten Gründe“ im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG dar:

a)
Festzuhalten ist zunächst, dass sich die Beklagte noch nicht im Stadium eines arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahrens befindet, sondern dass ein solcher Antrag im Sinne von § 22 AMG unstreitig noch gar nicht gestellt worden ist. Die im Vorfeld eines solchen Antrags durchzuführenden klinischen Studien liegen aber – im Gegensatz zum sich ggf. anschließenden behördlichen Zulassungsverfahren – allein in der Hand der Beklagten, da sie in deren Auftrag durchgeführt werden. Dass die zuständigen Behörden den entsprechenden Genehmigungsantrag nicht zeitnah bearbeitet hätten, hat die Beklagte nicht behauptet. Im Zeitpunkt der Beantragung der Genehmigung einer klinischen Studie und deren Durchführung ist deren Ergebnis aber – wie sich beispielsweise an der als Anlage B 4 vorgelegten Zwischenauswertung oder dem Wechsel des Anwendungsbereichs von ursprünglich „Morbus Crohn“ auf mittlerweile „Multiple Sklerose“ zeigt noch völlig offen, so dass überhaupt noch nicht absehbar ist, ob es jemals zur Stellung eines Zulassungsantrags und zu einer späteren Benutzungsaufnahme kommen wird.

b)
Festzuhalten ist weiter, dass – anders als im Rahmen des arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahrens (vgl. § 22 Abs. 1 Nr. 2 AMG) – im vor geschalteten Verfahren auf Genehmigung der Durchführung einer klinischen Studie keine zwingende Notwendigkeit besteht, schon in diesem Stadium die Bezeichnung des späteren Arzneimittels anzugeben. Abweichendes ergibt sich auch nicht aus dem als Anlage B 19 vorgelegten Antragsformular, zu welchem die Klägerin unwidersprochen vorgetragen hat, dass unter D.3.1 „Product name where applicable“ – wie sich aus der zugehörigen Erklärung „To be provided only when there is no trade name. This is the name routinely used by a Sponsor to identify the IMP in the CT documentation (protocoi, IB…)“ ergebe – jeder Name angegeben werden könne, soweit kein Markenname vorhanden sei, und die Angabe lediglich zur Identifizierung innerhalb der Dokumentation diene. Wie sich aus den von der Beklagten vorgelegten Unterlagen – beispielsweise der Anlagen B 4 und Anlagen A 5 und A 6 zu Anlage K 2 – ergibt, kann auch im vorliegenden Fall die Identifizierung des Prüfpräparats unschwer anhand der Bezeichnung „Boswellia serrata Extract PS0201Bo“ erfolgen und ist nicht die Benutzung der vorgesehenen Arzneimittelbezeichnung erforderlich.

c)
Soweit die Beklagte vorträgt, dass auch die europäische Amtspraxis dazu übergegangen sei, nicht nur für den Fall, dass in Bezug auf das mit der Marke zu bezeichnende Produkt ein arzneimittelrechtliches Zulassungsverfahren anhängig sei, sondern auch für den Fall, dass ein solches Produkt sich in der (vorangehenden) klinischen Prüfung befinde, das Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes für die Nichtbenutzung der zugehörigen Marke zu bejahen, und die Beklagte in diesem Zusammenhang auf die Prüfungsrichtlinien des HABM Bezug nimmt, ist festzustellen, dass die dort in Teil C (Widerspruch), Abschnitt 6 (Benutzungsnachweis) unter 2.11.2 auf S. 65 in diesem Zusammenhang genannte Entscheidung vom 18.04.2007, R 155/2006-1 – LEVENIA nicht die klinische Prüfung im Rahmen der Neuzulassung eines Produkts als Arzneimittel betrifft, sondern ein spezielles Verfahren bei der Umbenennung eines pharmazeutischen Produkts. Abgesehen davon, dass die Richtlinien des Amtes ohnehin keine Bindungswirkung für das erkennende Gericht entfalten würden, betrifft die dort zitierte Entscheidung schon nicht den hier zu entscheidenden Fall umfangreicher klinischer Studien im Vorfeld einer Arzneimittelneuzulassung.

d)
Nicht außer Acht gelassen werden kann schließlich, dass der nunmehr maßgebliche Antrag auf Genehmigung der Durchführung einer klinischen Studie erst am 24.10.2010 und damit lange nach Ablauf der Benutzungsschonfrist gestellt worden ist.

e)
In der Gesamtschau können mithin die von der Beklagten und deren Rechtsvorgängern unternommenen Vorbereitungshandlungeneiner möglichen Benutzungsaufnahme, die sich nunmehr über mehr als 12 Jahre erstrecken, ohne zu einem greifbaren Ergebnis (nämlich zumindest zur Stellung eines Zulassungsantrags) gelangt zu sein, die fortdauernde Nichtbenutzung nicht (mehr) rechtfertigen.

C.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 269 ZPO. Die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in § 709 S. 1 und 2 ZPO.